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El uso de la marca de un competidor como ‘keyword’ en Adwords: el Supremo se pronuncia 

El pasado 15 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo dictó su Sentencia nº 541/2017 en el procedimiento judicial “Orona S. Coop vs Citylift, S.A.”. La cuestión principal objeto de la demanda era determinar si la utilización de la marca “Orona” en una campaña de AdWords de Google, suponía o no una infracción del derecho de marca y/o un acto de competencia desleal.

En especial, El Supremo ha analizado el caso en que la demandada utilizaba como keyword la marca de su competidora (la demandante). De esta manera, introduciendo su nombre en el buscador, tanto solo como con otras palabras propias del sector de actividad de ambas (“ascensores” o “elevadores”), en los resultados de la búsqueda aparecía anunciada la empresa demandada.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la puja en AdWords por la marca “Orona” no constituye una infracción marcaria, ni tampoco actos de competencia desleal ya que el anuncio de Citylift en Google AdWords que utiliza la palabra clave “Orona”,propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una limitación a tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la justa causa que excluye la antijuridicidad de la conducta”.

En primera instancia, la demanda se desestimó en su totalidad, mientras que en apelación, la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), estimó parcialmente la demanda: desestimó también la parte relativa a la infracción de marca considerando que no había menoscabo alguno de sus funciones ya que no se había atentado contra la función de identificación del origen empresarial del producto, no se sugería la existencia de vínculos entre ambas empresas y tampoco se atentaba contra la función publicitaria de la marca. Sin embargo, estimó la acción por competencia desleal por considerar que el uso de la marca como “keyword” implicaba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca de la demandante.

El Tribunal Supremo con esta Sentencia ha dictaminado que el criterio mantenido por el tribunal de apelación vulneraba la doctrina de la “complementariedad relativa” ya que una conducta apropiada según la Ley de Marcas no puede ser considerada desleal en función de la Ley de Competencia Desleal. Según el Tribunal Supremo no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera normativa de Marcas y excluye que un mismo hecho pueda ser objeto de estudio basándose en ambas leyes a la vez, sino que este mismo hecho deberá encajarse en una u otra ley, según corresponda (“Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva”).

En su decisión, el Tribunal Supremo hace referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso “Interflora vs Marks and Spencer”) que distinguía dos supuestos en los que se usan marcas ajenas como keyword: cuando el producto ofrecido a partir del keyword es una imitación del producto identificado con la marca que se usa como keyword y cuando el producto ofrecido es una alternativa legítima de mercado. En este segundo supuesto, el uso como keyword de la marca ajena se realiza con “justa causa”, en el marco de una competencia sana y leal.

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